In een wereld waar luxe en personalisatie steeds meer hand in hand gaan, is het geen verrassing dat klanten bereid zijn om duizenden euro’s neer te tellen voor een exclusief uurwerk. Het personaliseren van een standaardmodel met diamanten of edelstenen, een techniek die bekendstaat als “icing”, is vandaag bijzonder populair.
Dit klinkt op het eerste gehoor als een esthetische upgrade voor wie de standaard Rolex net iets te gewoon vindt. Maar wie denkt dat schoonheid geen prijs kent, heeft buiten het merken- en auteursrecht gerekend.
Dat blijkt eens te meer uit het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17 april 2024, waarin de rechter een zware streep trok door het verdienmodel van een Antwerpse juwelier die zich op deze icing-praktijk toelegde. De rechter kende aan Rolex een schadevergoeding toe van maar liefst €160.371,60.
Wat is “icing” van horloges?
Icing verwijst naar het bewerken van bestaande horloges, doorgaans van luxemerken zoals Rolex, door er diamanten of andere edelstenen op aan te brengen. Elementen zoals de wijzerplaat worden vervangen of aangepast, terwijl het originele merkteken zichtbaar behouden blijft. De aangepaste horloges worden vervolgens opnieuw te koop aangeboden, vaak met gebruik van originele promotiematerialen van het merk.
Wat voor de consument een unieke upgrade lijkt, is voor de merkhouder een ernstige aantasting van haar controle over kwaliteit, design en reputatie.Deze praktijk is populair in de wereld van high-end juweliers en influencers, maar juridisch bijzonder risicovol.
Icing raakt namelijk aan twee belangrijke beschermingsvormen in het intellectueel eigendomsrecht:
- Merkenrecht: het gebruik van het merk “Rolex” op aangepaste producten, in advertenties of op websites.
- Auteursrecht: het bewerken van het originele ontwerp van de wijzerplaat of het gebruiken van officiële productfoto’s zonder toestemming.
Hof van Beroep Antwerpen 17 april 2024: T.L.W. versus Rolex
De Zwitserse horlogefabrikant Rolex SA en haar Benelux-dochter spanden een zaak aan tegen de Antwerpse vennootschap T.L.W. BV. Die laatste baatte een juwelierszaak uit waar bestaande, originele Rolex-horloges werden “geïced” (nl. voorzien van diamanten) en vervolgens opnieuw werden verkocht onder de naam “Rolex”. Daarnaast gebruikte T.L.W. ook originele product- en promotieafbeeldingen van Rolex op haar website en sociale media.
Rolex stapte naar de rechter wegens inbreuk op haar auteursrechten en merkrechten. In een eerdere procedure werd al een stakingsbevel verkregen bij de ondernemingsrechtbank te Brussel (vonnis van 7 juli 2021), waarmee de verkoop en promotie van de bewerkte horloges werd verboden op straffe van een dwangsom.
Het arrest van 17 april 2024 betrof de schadevergoeding die Rolex vorderde wegens de vastgestelde inbreuken.
Oordeel van het hof
Het hof bevestigde de inbreuken op het merkenrecht en het auteursrecht. De rechter oordeelde dat de aanpassingen via icing fundamenteel afbreuk deden aan het oorspronkelijke ontwerp en het commerciële imago van Rolex.
Aangezien Rolex zelf geen toestemming zou geven voor zulke bewerkingen, noch voor het gebruik van promotiemateriaal of merkvermeldingen, kon geen klassieke licentievergoeding worden aangenomen.
Het hof begrootte de schadevergoeding daarom ex aequo et bono op 40 procent van de verkoopprijs van elk aangepast horloge, wat leidde tot een totaal van 160.371,60 euro.
De sleutel: reputatieschade
Wat Rolex overtuigend aantoonde, was dat het icing haar reputatie als kwaliteitsmerk ondermijnde:
- De horloges voldeden niet aan de interne kwaliteitseisen van Rolex.
- Het publiek kon moeilijk onderscheiden of het ging om officiële Rolex-producten.
- De bewerkingen met edelstenen kwamen niet van Rolex, maar straalden wel haar merk uit.
- Rolex-horloges zijn ontworpen om een specifieke, hoogwaardige stijl uit te stralen, bepaald door onder andere de vormgeving van de wijzerplaat.
- Dit leidde tot verwarring bij consumenten en kon het vertrouwen in het merk aantasten.
Het hof benadrukte dat deze reputatieschade op zichzelf voldoende grond was voor een billijke schadevergoeding, ook al kon Rolex geen concreet winstverlies aantonen.
De bescherming van het merk strekte zich uit tot de manier waarop het visueel op de markt verschijnt en hoe het door consumenten wordt ervaren.
Een internationale blik op icing
De Antwerpse zaak staat niet op zichzelf. Zowel in de Verenigde Staten als in Zwitserland moest de rechter recent oordelen over de grenzen van het “customizen” van Rolex-horloges.
In de zaak Rolex Watch USA, Inc. v. BeckerTime LLC voor het Fifth Circuit Court of Appeals, ging het om een Amerikaanse verkoper die Rolex-horloges aanpaste met aftermarket-diamanten, nieuwe bezels en niet-originele bandjes. Deze werden vervolgens opnieuw verkocht als “Genuine Rolex”.
Volgens de rechtbank ging het hier niet om eenvoudige restauratie, maar om ingrijpende wijzigingen die de aard van het product fundamenteel veranderden. Daarom viel dit onder de “misnomer exception”: het product mocht wettelijk geen “Rolex” meer genoemd worden. Toch kreeg Rolex geen winstafdracht toegekend wegens verjaring en het ontbreken van kwade trouw.
In een zaak voor het Zwitserse Federale Hof werd een Geneefs bedrijf aangeklaagd dat Rolex-horloges bewerkte (met o.a. hergebruik van het Rolex-merk op aangepaste dials). De rechtbank maakte een belangrijk onderscheid tussen verkoop van aangepaste horloges op de markt (dat wél merkinbreuk vormt) en het aanpassen van horloges op vraag van de eigenaar-klant, wat onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar is. Enkel dat laatste werd als toelaatbaar beschouwd, op voorwaarde dat er geen verwarring wordt gewekt over een band met Rolex. Disclaimers en transparante communicatie spelen hierbij een belangrijke rol.
De Belgische rechtspraak volgt de Amerikaanse lijn dat ingrijpende wijzigingen aan originele producten met behoud van het merkgebruik een merkinbreuk vormen.
Besluit: Icing als juridische mijnenveld
Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen is een duidelijke waarschuwing voor handelaars die originele producten van luxemerken bewerken en doorverkopen. De praktijk van “icing” mag commercieel aantrekkelijk lijken, maar vormt een mijnenveld in termen van intellectuele eigendomsrechten.
Wie reputatie en beeldvorming van een merk als Rolex schaadt, kan rekenen op een zware financiële sanctie, zelfs zonder dat de precieze schade mathematisch kan worden bewezen.
Bedenking
Wij zijn van mening dat er mogelijk wél enige juridische speelruimte te bestaan wanneer een consument zélf eigenaar is van het horloge en expliciet vraagt om een personalisatie op maat, zonder dat het product daarna opnieuw wordt verkocht of als officiële Rolex wordt gepresenteerd.
Zolang er geen verwarring ontstaat over een band met het merk, zou dit volgens ons minder snel als merkinbreuk worden gezien.
HvB Antwerpen 17 april 2024, NjW 2025, afl. 521, 344.
https://abovethelaw.com/2024/03/the-rolex-ip-cases-prove-that-time-is-money/
https://www.ie-forum.be/artikelen/bewerken-van-horloges-resulteert-in-inbreuk-op-auteursrechten
https://www.thefashionlaw.com/as-the-right-to-repair-movement-gains-steam-what-
does-it-mean-for-luxury
https://www.jckonline.com/editorial-article/rolex-sues-la-californienne/
