INTELLECTUELE EIGENDOM Archives

In deze bijdrage bespreken we de beschermingsomvang van het merkenrecht en de handelsnaam in het kader van een arrest[1] van het Hof van Beroep te Antwerpen. Een onderneming die een merk deponeert met een beschrijvend karakter om op die manier een generieke term toe te eigenen, loopt een groot risico het deksel finaal op de neus te krijgen.

Het merkenrecht

Het merkenrecht kunnen we definiëren als een tijdelijk monopolierecht van de houder van een merk om dit merk niet alleen exclusief te gebruiken, maar ook om anderen te verbieden[2] dit merk te gebruiken. Een merk is een teken dat verschillende vormen kan aannemen zoals woorden, slogans, afbeeldingen[3],… dat bedrijven gebruiken om zich te positioneren in de markt. Door middel van een teken kan de consument de producten en diensten van verschillende bedrijven onderscheiden.

Het loutere gebruik van een merk levert een onderneming geen enkele bescherming op. Het is pas wanneer een merk succesvol wordt geregistreerd bij de bevoegde autoriteit, dat de houder van een merk de mogelijkheid heeft alle hierbij horende rechten te claimen.[4]

Wat betreft de rechten verbonden aan een merk dienen we terug te grijpen naar artikel 2.20 van Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

Artikel 2.20 BVIE – Rechten verbonden aan het merk

“1. De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.

2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.”

Om een inbreuk op artikel 2.20.a) BVIE te kunnen vaststellen, moet het bewijs van een dubbele identiteit worden geleverd. (1) Het betwiste teken moet identiek zijn aan het merk waarop de houder zich beroept, en (2) de identiteit tussen de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven moeten dezelfde zijn.

Het Hof van Justitie benadrukt dat de hoven en rechtbanken in dit geval abstractie mogen maken van verschillen die zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.[5] Aangezien het teken “poetsbureau” duidelijk verschilt van het woordmerk “HET POETSBUREAU” besloot het Hof van beroep dat er geen inbreuk voorligt op artikel 2.20.a) BVIE.

Indien er verwarringsgevaar bestaat bij het publiek over het betwiste teken en het merk voor gelijke producten of diensten, staat de mogelijkheid voor de merkhouder open om op grond van artikel 2.20.b) BVIE zijn of haar merkenrecht af te dwingen voor de rechtbank.

Artikel 2.20 BVIE – Rechten verbonden aan het merk

“(…)

b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”

In het arrest was er van enig verwarringsgevaar geen sprake aangezien het gewone gebruik van de term “poetsbureau” en het beeldmerk “HET POETSBUREAU” – vergezeld van een afbeelding – totaal verschillend zijn en dus een consument niet zullen verwarren. Bovendien bestaat er ook geen verwarringsgevaar voor de term “poetsbureau” en het woordmerk “HET POETSBUREAU” aangezien de term “poetsbureau” een algemeen gebruikte term is in de gangbare taal voor dienstverleners van huishoudelijke diensten. Beide partijen zijn immers actief in de huishoudhulp waardoor de term “poetsbureau” een louter beschrijvend karakter bezit.[6]

De handelsnaam

Een merk is niet te verwarren met een handelsnaam. De handelsnaam is een naam die een onderneming hanteert in het economisch verkeer. Het is de naam waaronder de onderneming handel drijft. De registratie van een handelsnaam bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is niet voldoende voor de bescherming van de handelsnaam. Het recht op gebruik van een handelsnaam ontstaat zodra deze naam daadwerkelijk in het handelsverkeer wordt gebruikt en vindt haar grondslag in artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs.[7]

De handelsnaam biedt enkel maar bescherming tegen het gebruik van een identieke of gelijkende jongere handelsnamen, voor zover er een verwarringsgevaar bestaat bij het algemeen publiek in het geografisch gebied waar de oudere handelsnaam gebruikt wordt.

Het Hof oordeelde dat de handelsnaam “HET POETSBUREAU” als banaal overkomt en de gemiddelde consument niet misleidt. Bovendien is de handelsnaam van de concurrent in kwestie “Easylife” en dus helemaal niet identiek aan de handelsnaam ‘HET POETSBUREAU”. De concurrent gebruikt enkel het (generieke) teken “poetsbureau” op haar website en in reclameboodschappen. De houder van de handelsnaam ‘HET POETSBUREAU” is niet gerechtigd om de term “poetsbureau” mits toevoeging van het lidwoord “het” privatief toe te eigenen waardoor er geen sprake is van een inbreuk op de handelsnaam.[8]

Besluit

Het arrest van het Hof van beroep te Antwerpen is een logische uitspraak die volledig in lijn ligt met de basisbeginselen inzake het merkenrecht conform de rechtspraak van het Hof van Justitie. Een belangrijke les[9] om mee te nemen uit dit arrest is het gevaar dat schuilgaat achter een merkregistratie met een beschrijvend karakter. Een algemene term privatief toe-eigenen houdt de nodige risico’s in met als gevaar dat uw geregistreerde merkbescherming een lege doos wordt. Laat u dus steeds bijstaan door specialisten.

Wenst u een merk te registreren, dan kan u steeds beroep doen op onze diensten. Onze gespecialiseerde advocaten staan u bij gedurende het gehele proces van merkbescherming. Op onze website ‘Studio|Trademark’ kan u via de applicatie ‘aanvraag indienen’ gemakkelijk het contactformulier invullen, waarna wij onmiddellijk aan de slag gaan.

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of 03 216 70 70.

Juridische bronnen:

Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Verdrag%20inzake%20de%20Intellectuele%20Eigendom_01032019.pdf

HvJ 20 maart 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, §53-54; HvJ 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin, §48.

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten/specifieke-beschermingsregimes/handelsnaam-en

[1] Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

[2] Zie artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE)

[3] Zie artikel 2.1 BVIE

[4] Zie artikel 2.2 BVIE

[5] HvJ 20 maart 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, §53-54; HvJ 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin, §48.

[6] Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

[7] https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten/specifieke-beschermingsregimes/handelsnaam-en

[8] Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

[9] Antwerpen nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020, IRDI 2020, afl. 4, 326; NJW 2021, afl. 450, 773, noot GEIREGAT, S.

In deze bijdrage bespreken we de drempelvoorwaarden van het auteursrecht. Aan welke voorwaarden moet een creatie voldoen om te kunnen genieten van het auteursrecht? We nemen als leidraad drie recente arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Inleiding

Het auteursrecht kenmerkt zich doordat het originele creaties van de geest beschermt tegen namaak door anderen. Wenst u het beschermde werk te gebruiken, dan zal u eerst toestemming moeten vragen aan de eigenaar van het auteursrecht.[1] In beginsel kan elke vorm van creatie beschermd worden door het auteursrecht op voorwaarde dat een bepaalde drempel wordt bereikt. Deze drempel vertaalt zich in een aantal geldigheidsvereisten zoals onder meer het gegeven dat een werk origineel en concreet moet zijn.

Het auteursrecht ontstaat automatisch door het enkele feit van het maken of creëren van het werk dat voldoet aan de beschermingsvereisten. Er zijn geen bijkomende formaliteiten vereist zoals dat dat bij het merkenrecht wel het geval is. Een auteursrecht op een bepaalde creatie kan niet worden geregistreerd. Door het auteursrecht krijgt de maker een monopolie op zijn of haar werk tot 70 jaar na de dood van de auteur.[2]

Het auteursrecht vormt samen met de andere intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen,…) een uitzondering op het algemene beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid. De spelregels van de markt bestaan erin dat iedereen vrij met elkaar mag concurreren, het zogenaamde beginsel van de vrije mededinging. Je mag de producten van een concurrent kopiëren zolang je dit op een eerlijke wijze doet. De enige uitzondering is dat je niet iets mag kopiëren dat beschermd wordt door intellectuele rechten.

Omdat intellectuele rechten een afwijking vormen op het vlak van vrije mededinging zijn er bepaalde limieten ingebouwd. Niet elke creatie zal bescherming genieten. Afhankelijk van het soort intellectueel eigendomsrecht wordt een bepaalde drempel ingebouwd die de vorm aanneemt van een aantal geldigheidsvereisten. De geldigheidsvereisten in het auteursrecht kunnen als volgt worden samengevat:[3]

vereiste van oorspronkelijkheid

Het werk moet origineel zijn. Dat wil zeggen dat de auteur vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt bij het maken van zijn of haar werk. Een intellectuele creatie die eigen is aan de maker waarbij zijn persoonlijkheid terug te vinden is in het werk.[4]

vereiste van uitdrukking

Enkel de concrete vorm waarin een idee is uitgedrukt, zal bescherming genieten. Ideeën, gedachten en opvattingen op zichzelf kunnen niet worden beschermd.[5] De uitdrukkingsvorm moet voldoende nauwkeurig en objectief kunnen worden geïdentificeerd.

Het hof van Beroep te Antwerpen 6 januari 2021[6]

Het voorwerp van het geschil betrof het namaken van een carport. Een carport is een overkapping waaronder men een auto min of meer beschermt tegen weersinvloeden. Zij wordt gekenmerkt door een rechthoekige (vierkante) constructie opgebouwd uit zes evenwijdige steunpunten die in de hoogte met elkaar verbonden zijn. Door de bouw van een gelijkaardige carport door iemand anders zouden de auteursrechten zijn geschonden. De eerste rechter, evenals het Hof van Beroep te Antwerpen wijzen de vordering echter af.

Aangezien de opbouw van de carport is ingegeven uit technische overwegingen die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, kan niet worden aangetoond dat het werk origineel is. Zij vertegenwoordigt met andere woorden niet de persoonlijkheid van de maker, zoals het vereiste van oorspronkelijkheid voorschrijft. Deze zienswijze ligt volledig in lijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie.[7] Intellectuele rechten beschermen niet wat banaal is. De carport is niet auteursrechtelijk beschermbaar.

Zo stelt het Hof van Beroep: “Terecht stelt geïntimeerde dat de beschrijving die appellanten geven van het werk op zich te vaag en te algemeen is om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Het werk mist voorts de vereiste originaliteit om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Een rechthoekige dan wel vierkante constructie opgebouwd uit zes evenwijdige steunpunten die telkens in de hoogte met elkaar verbonden zijn, betreft de “standaard” opbouw van een carport. Dit vloeit voort uit technische overwegingen, gelet op de afmetingen van de eronder te plaatsen voertuigen en de vereiste stabiliteit en stevigheid van de constructie. Een “vierkante constructie met zes evenwijdige steunpunten die telkens in de hoogte verbonden zijn met elkaar” kan bezwaarlijk als de uitdrukking van de persoonlijkheid van appellanten worden beschouwd.”[8]

Hof van Beroep te Antwerpen 24 maart 2021[9]

In bovengenoemde zaak zou een vennootschap vermeende reproducties van onderstaande modellen van een andere vennootschap (HHA) te koop hebben aangeboden, met volgens deze laatste een auteursrechtelijke inbreuk als gevolg.

Vooral interessant hierbij is hoe het Hof de auteursrechtelijke drempelvoorwaarden in haar arrest toelicht.

“Een werk ontleent zijn auteursrechtelijke beschermbare karakter aan zijn oorspronkelijkheid. Het begrip ‘oorspronkelijkheid’ werd ingevuld door het Hof van Justitie in de mijlpaalarresten Infopaq[10] en Painer[11] en verder bevestigd en/of uitgediept o.a. in de arresten Cofemel[12] en Brompton[13]. De Unierechtelijke vereiste van ‘oorspronkelijkheid’ werd in Infopaq (r.o. 37) ingevuld door aan te geven dat aan deze voorwaarde is voldaan indien het werk een ‘eigen intellectuele schepping’ van de auteur betreft. Een ‘eigen intellectuele schepping’ kan worden aangenomen indien deze ‘een uitdrukking betreft van diens persoonlijkheid’ (Painer r.o. 88). Een dergelijke ‘uitdrukking’ kan worden aangenomen ‘wanneer de auteur bij het maken van zijn werk zijn creatieve werkzaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes’ (Painer r.o. 89 en Cofemel, r.o. 29-30).

In zijn/haar beoordeling mag de rechter zich verder niet laten leiden door de esthetische eigenschappen van een vermeend auteursrechtelijk beschermd werk. Of door de vrije en creatieve keuzes al dan niet een bepaald esthetisch (kunstzinnig) effect wordt bereikt, is niet aan de orde. Verder dient abstractie te worden gemaakt van het gegeven dat deze vrije en creatieve keuzes voor de hand zouden liggen. Enige ‘inventiviteitsvereisten op creatief vlak’ zijn vreemd aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden.”

Voor de beoordeling van de auteursrechtelijke drempelvoorwaarden is het aan de auteur om invulling te geven aan de elementen die volgens hem/haar het oorspronkelijke karakter van het werk bepalen (de zogenaamde ‘stelplicht’). Het Hof oordeelde dat zowel aan de NIMBUS-Bijzettafel als de CARGO-Fauteuil auteursrechtelijke bescherming dient te worden verleend, maar dat HHA geen concrete elementen aanreikte waarom de S-Fauteuil en de S-Bijzettafel een ongeoorloofde adaptie zou inhouden op de CARGO-Fauteuil en de NIMBUS-Bijzettafel. Er was immers geen overname van de als oorspronkelijk beschouwde overheersende elementen op het totaalbeeld van de auteursrechtelijke werken.

Hof van Beroep te Antwerpen 18 november 2020[14]

In dit arrest wordt nogmaals de originaliteitsvereiste beklemtoond die een werk dient te bezitten alvorens deze kan genieten van auteursrechtelijke bescherming. Originaliteit veronderstelt dat de auteur door het maken van creatieve keuzes zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen. Het Hof beoordeelde daarom de originaliteit in functie van de graad van creativiteit: hoe dunner de originaliteit, des te sterker de gelijkenissen met het vermeend inbreukmakende werk moeten zijn. Zoals GEIREGAT, S.[15] terecht opmerkte lijkt die stelling rechtstreeks afkomstig van het merkenrecht, waar het vaste rechtspraak is dat het publiek bij ‘sterke’ merken met veel onderscheidend vermogen sneller geneigd zal zijn om de gelijkenissen waar te nemen tussen twee tekens, terwijl bij ‘zwakke’ merken met een beperkt onderscheidend vermogen meer moeite zal gedaan moeten worden om verwarringsgevaar aan te tonen.[16]

Een leer die niet noodzakelijk door te trekken valt naar het auteursrecht. Van zodra een werk de originaliteitsdrempel overschrijft, geniet het werk dezelfde bescherming als eender welk ander werk. Er bestaan met andere woorden geen ‘zwakke’ of ‘sterke’ werken.[17]

In dit kader werd de verhandeling van onderstaande hanglamp (Columbo hanglamp) in beton betwist aangezien zij een auteursrechtelijke inbreuk zou vormen op de “concrete” hanglamp van Serax NV.

Figuur 1: “Columbo” hanglamp Figuur 2: “Concrete” hanglamp

Volgens het Hof beschikt de “Concrete” lamp slechts over een beperkte beschermingsomvang aangezien zij een gebruiksvoorwerp is dat is ontworpen in een bepaalde ‘industriële’ stijl die al gangbaar was ten tijde van het ontwerp en bepaalde karakteristieke kenmerken niet werden overgenomen in de “Columbo” lamp zodat de gemiddelde consument zich niet zou vergissen.

In combinatie met de vele duidelijke verschillen met de “Columbo” lamp bevestigt het Hof het vonnis a quo en is de auteursrechtelijke inbreuk niet bewezen.

Besluit

Het auteursrecht vormt een uitzondering op het principe dat men in beginsel vrij werken mag kopiëren van anderen. Zo zullen enkel originele creaties die de stempel van de persoonlijkheid van auteur dragen, worden beschermd door het auteursrecht.

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of 03 216 70 70.

Juridische bronnen:

https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

artikel XI.166 Wetboek Economisch Recht https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd%20AS%20RANK&rech=1&numero=1&sql=(text%20contains%20(%27%27))

HvJ 7 augustus 2018, C-161/17, §14.

Hof van Beroep te Antwerpen 6 januari 2021, NjW 2021, afl. 451, 835, noot GEIREGAT, S.

Hof van Beroep te Antwerpen 24 maart 2021, RW 2021-22, nr.13, 27 november 2021.

HvJEU, 16 juli 2009, nr. C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564

HvJEU, 11 december 2011, nr. C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789

HvJEU, 12 september 2019, nr. C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721

HvJEU, 11 juni 2020, nr. C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461

Hof van Beroep te Antwerpen 18 november 2020, NjW 22 december 2021, afl. 453, 934-939, noot GEIREGAT, S.

HvJ 11 november 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24

HvJ 29 september 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 en 24.

[1] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[2] Zie artikel XI.166 Wetboek Economisch Recht

[3] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[4] Zie HvJ 7 augustus 2018, C-161/17, §14.

[5] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[6] Zie arrest Hof van Beroep te Antwerpen 6 januari 2021, NJW 2021, afl. 451, 835, noot GEIREGAT, S.

[7] HvJ 1 maart 2012, C-604/10, §39.

[8] Zie arrest Hof van Beroep te Antwerpen 6 januari 2021, NJW 2021, afl. 451, 835, noot GEIREGAT, S., p. 838.

[9] Zie arrest Hof van Beroep te Antwerpen 24 maart 2021, RW 2021-22, nr.13, 27 november 2021.

[10] HvJEU, 16 juli 2009, nr. C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564

[11] HvJEU, 11 december 2011, nr. C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789

[12] HvJEU, 12 september 2019, nr. C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721

[13] HvJEU, 11 juni 2020, nr. C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461

[14] Hof van Beroep te Antwerpen 18 november 2020, NjW 22 december 2021, afl. 453, 934-939, noot GEIREGAT, S.

[15] Hof van Beroep te Antwerpen 18 november 2020, NjW 22 december 2021, afl. 453, 938, noot GEIREGAT, S.

[16] HvJ 11 november 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24; HvJ 29 september 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 en 24.

[17] Hof van Beroep te Antwerpen 18 november 2020, NjW 22 december 2021, afl. 453, 938, noot GEIREGAT, S.